Booking.com e il rigetto del marchio figurativo UE: descrittività, distintività acquisita e limiti della tutela

La decisione dell’EUIPO del 4 giugno 2025 sul marchio figurativo “BOOKING.COM” offre un’occasione rilevante per tornare sui criteri di valutazione della distintività dei segni complessi e, in particolare, sul rapporto tra descrittività intrinseca e distintività acquisita nell’ordinamento europeo dei marchi. Il provvedimento, ampiamente commentato anche dalla dottrina e dalla prassi professionale, chiarisce i limiti entro cui un segno fortemente descrittivo può accedere alla registrazione come marchio dell’Unione, pur in presenza di un uso intensivo e di una notorietà indiscussa. L’analisi che segue ricostruisce il contenuto essenziale della decisione e ne evidenzia le implicazioni operative per le strategie di naming e tutela del brand.

Il quadro normativo europeo sulla distintività dei marchi

La disciplina dei marchi dell’Unione europea si fonda sul Regolamento (UE) 2017/1001 (EUTMR), che individua, all’art. 7, i motivi assoluti di rifiuto alla registrazione. In particolare, l’art. 7, par. 1, lett. b) esclude i segni privi di carattere distintivo, mentre la lett. c) preclude la registrazione dei segni descrittivi delle caratteristiche dei prodotti o servizi. La ratio della norma è duplice: garantire che il marchio assolva alla sua funzione essenziale di indicazione di origine imprenditoriale e preservare la disponibilità dei segni descrittivi a favore di tutti gli operatori del mercato.
L’art. 7, par. 3, EUTMR introduce tuttavia una rilevante eccezione, consentendo la registrazione di segni inizialmente privi di distintività qualora essi abbiano acquisito carattere distintivo attraverso l’uso. La giurisprudenza unionale ha più volte chiarito che tale acquisizione deve risultare dimostrata con riferimento a una parte significativa del pubblico rilevante e in relazione ai singoli prodotti o servizi rivendicati.

La decisione EUIPO del 4 giugno 2025: fatti e contenuto essenziale

Con decisione del 4 giugno 2025, l’EUIPO ha esaminato la domanda di registrazione del marchio figurativo “BOOKING.COM” per un ampio spettro di servizi nelle classi 35, 39, 41, 42 e 43. L’Ufficio ha ribadito che il segno, anche nella sua veste figurativa, è percepito dal pubblico di riferimento come indicativo della possibilità di effettuare prenotazioni online, risultando quindi descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. b) e c), EUTMR.
Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui la presenza dell’elemento “.com”, qualificato come dominio di primo livello di uso comune, non è idonea a conferire distintività al segno, in linea con precedenti consolidati della giurisprudenza unionale, tra cui la sentenza del Tribunale UE nel caso PHOTOS.COM (T-338/11). La figuratività minimale del marchio, priva di elementi grafici originali, non è stata ritenuta sufficiente a superare il giudizio di descrittività complessiva.

Distintività acquisita e valutazione selettiva dei servizi

L’aspetto più articolato della decisione riguarda l’esame della distintività acquisita ex art. 7, par. 3, EUTMR. L’EUIPO ha riconosciuto che l’uso intensivo e la rilevanza economica del segno “BOOKING.COM” hanno consentito l’acquisizione di carattere distintivo per una parte significativa dei servizi richiesti, in particolare quelli direttamente connessi alla prenotazione di alloggi e ai servizi accessori strettamente integrati nell’esperienza di booking online.
Diversamente, per i servizi della classe 41 relativi ad attività culturali ed eventi, l’Ufficio ha ritenuto insufficiente la prova di una percezione del segno quale indicatore di origine imprenditoriale. La decisione sottolinea come la distintività acquisita non possa essere estesa in modo automatico a servizi ulteriori solo perché offerti tramite la medesima piattaforma, richiedendo invece una dimostrazione puntuale dell’associazione del segno a ciascuna categoria di servizi. Tale approccio si pone in continuità con la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui la prova dell’uso deve essere specifica e non meramente inferenziale.

Profili interpretativi e coerenza con la giurisprudenza UE

Il provvedimento del 4 giugno 2025 si colloca nel solco di un orientamento rigoroso in materia di marchi descrittivi, ribadendo l’autonomia del sistema dei marchi UE rispetto alle registrazioni nazionali e alle valutazioni operate da altri uffici. L’EUIPO richiama espressamente il principio secondo cui precedenti concessioni, anche a favore del medesimo richiedente, non vincolano l’esame di una nuova domanda, in conformità alla giurisprudenza Streamserve (T-106/00) e Volkshandy (C-39/08).
La decisione conferma inoltre che la notorietà del segno, pur rilevante ai fini dell’art. 7, par. 3, EUTMR, non può elidere il requisito della distintività intrinseca quando il segno rimane descrittivo per determinate categorie di servizi. In tal senso, il caso Booking.com rappresenta un esempio paradigmatico dei limiti strutturali della tutela marchiaria per i segni composti da termini generici o fortemente evocativi del servizio offerto.

Implicazioni operative per naming e strategie di tutela

Dal punto di vista pratico, la decisione evidenzia l’importanza di valutare attentamente, già in fase di scelta del nome, il grado di descrittività del segno e le conseguenze in termini di proteggibilità. I marchi che incorporano termini di uso comune o riferimenti diretti alla funzione del servizio incontrano ostacoli significativi alla registrazione, soprattutto se accompagnati da una grafica minimale.
Inoltre, l’onere probatorio richiesto per dimostrare la distintività acquisita risulta particolarmente gravoso e deve essere calibrato sui singoli servizi rivendicati. Come osservato anche dalla prassi professionale, il caso Booking.com insegna che la forza commerciale di un brand non si traduce automaticamente in una tutela giuridica estesa e uniforme, rendendo necessario un approccio integrato che combini marchi più creativi, strategie contrattuali e, ove opportuno, tutela tramite concorrenza sleale.

Conclusioni

La decisione EUIPO del 4 giugno 2025 ribadisce con chiarezza i confini tra descrittività e distintività acquisita, offrendo indicazioni preziose per imprese e professionisti chiamati a strutturare strategie di branding e protezione dei segni distintivi. Il rischio principale da presidiare riguarda l’eccessiva fiducia nella notorietà di un segno descrittivo, che può condurre a una tutela parziale e frammentata.
Per valutare la proteggibilità di un marchio o riconsiderare una strategia di naming alla luce dei più recenti orientamenti europei, quindi, è opportuno affidarsi a professionisti esperti che sapranno fornire il fondamentale supporto di cui questa materia necessita.